Het zal u vast bekend voorkomen. Apple brengt een nieuwe iPhone op de markt en uit alle hoeken en gaten komen al snel accessoires tevoorschijn die worden aangeprezen met de slogan ‘geschikt voor iPhone!’.

Het woord iPhone is uiteraard door Apple geregistreerd als merk. Maar kan Apple met succes optreden tegen het gebruik van het merk in de slogan? In beginsel niet. De Europese wetgever heeft namelijk gemeend dat het merkenrecht beperkt moet zijn ten behoeve van de “eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”. In Nederland is dit zgn. eerlijke gebruik terecht gekomen in artikel 2.23 lid 1 van het Benelux verdrag intellectuele eigendom (BVIE). 

Daarin is de beperking nader uitgewerkt in drie onderdelen. Zo kan een merkhouder zich niet verzetten tegen (a) het gebruik van diens naam en adres, (b) aanduidingen over de waar of dienst zoals soort, plaats van herkomst en kwaliteit en (c) gebruik van het merk dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (vanaf nu: de c-grond).

Met deze laatste beperking is gewaarborgd dat ook de lokale telefoonwinkel hoesjes voor de nieuwe iPhone kan verkopen met gebruik van zo’n slogan. Oftewel: die lokale telefoonwinkel moet kunnen melden dat het een hoesje bestemd voor de nieuwe iPhone verkoopt. 

Er is echter een maar. Dat je als merkhouder niet helemaal met lege handen staat, bewijst de volgende rechtszaak waarin het Gerechtshof in Den Haag op 30 april 2019 uitspraak heeft gedaan. Tegenover elkaar stonden twee chipmakers, namelijk NXP en Infineon. 

Beide bedrijven maken RFID-chips die verwerkt zijn in bijvoorbeeld de OV-chipkaart of andere toegangspasjes. Waar zij over ruzieden is de aanduiding ‘Mifare compatible’, die Infineon gebruikt bij de omschrijving van haar producten. ‘Mifare’ is een chiptechnologie die door NXP is geregistreerd als EU-merk. Terugdenkend aan de hiervoor genoemde c-grond zou je dan denken dat deze zaak klip en klaar is. Dit gebruik door Infineon zou gewoon toegestaan moeten zijn, toch? 

De rechtbank die in eerste aanleg over deze zaak oordeelde, dacht hier kennelijk ook zo over. Die wees alle vorderingen van NXP af. Het Hof Den Haag heeft in hoger beroep echter een totaal andere mening. 

In zijn arrest bespreekt het Hof uitvoerig alle door partijen aangevoerde argumenten. Primair voerde Infineon bijvoorbeeld als standpunt aan dat Mifare niet eens een merk kon zijn omdat het te weinig onderscheidend is. Enerzijds omdat Mifare een algemene aanduiding zou zijn voor een vervoers- of toegangssysteem dat gebaseerd is op Mifare-systemen en anderzijds omdat het woord Mifare een samentrekking is van ‘My’ en ‘Fare’. Dat zou te basaal zijn om onderscheidend vermogen te hebben. Het Hof gaat hier echter niet in mee. Het Hof stelt dat onvoldoende is onderbouwd dat Mifare niet door het publiek als merk is opgevat. Met andere woorden: als het écht te basaal was, had Infineon hiervoor hard bewijs moeten leveren. 

Verder geeft Infineon aan toestemming te hebben voor het gebruik. Zo zou er een eerder contract zijn geweest tussen rechtsvoorgangers Philips (NXP) en Siemens (Infineon) waaruit die toestemming zou kunnen worden afgeleid. Ook dit betoog faalt. Het contract is geëindigd en ook het feit dat NXP in 2010 heeft gedoogd dat Infineon de term Mifare gebruikte houdt geen toestemming in. 

Vervolgens komt het Hof toe aan het betoog over de beperkingen van het merkenrecht. Het Hof van Justitie EU heeft in het richtinggevende Gillette/LA Laboratories-arrest uitleg gegeven over wanneer gebruik van een merk nodig is om de ‘bestemming van de waar’ aan te geven (c-grond). Dat is het geval “wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.” 

De uitlating ‘Mifare compatible’ is dan ook alleen toelaatbaar als dit het enige middel is om het publiek begrijpelijk, juist en volledig te informeren over de bestemming van de Infineon chips. Op de juistheid van die uitlating gaat de zaak voor Infineon echter mank. 

NXP weet hier op een gemotiveerde, onderbouwde manier twijfel over te zaaien en het Hof gaat daarin mee. Zo zijn er verschillende ‘soorten’ Mifare, zoals ook Windows varianten als Windows XP en Windows 10 kent. Deze soorten zijn niet allemaal gelijk en werken ook niet allemaal met elkaar, zo stelt NXP. Zou je de aanduiding ‘Mifare compatible’ voor al die soorten willen gebruiken, dan zouden de Infineon chips met elke soort Mifare kaartlezer moeten werken. Anders zijn ze immers niet compatible en dan is de marketingslogan niet waar. 

Het Hof stelt daarop vast dat de Infineon chips enkel met de zogeheten ‘Mifare Classic’ kaartlezers werken. Het statement ‘Mifare compatible’ voor alle chips is dus onjuist, waardoor een beroep op de beperking niet slaagt. Al met al leidt dit tot het oordeel dat Infineon merkinbreuk pleegt.

Had Infineon het dan anders kunnen doen om géén inbreuk te plegen? JA, zegt het Hof. Infineon had bijvoorbeeld de technische aanduiding kunnen gebruiken voor de Mifare Classic technologie. Het relevante publiek op de RFID-chipsmarkt had deze technische omschrijving zeker begrepen, zo zegt het Hof. Ook had Infineon in de slogan gebruik kunnen maken van het MIFARE® teken of zelfs een vermelding dat Mifare een merk is van NXP. 

Al met al komt het Hof tot een vernietiging van de uitspraak van de rechtbank. Het Hof verbiedt Infineon verder inbreuk te maken op de merkrechten van NXP op straffe van een dwangsom van €50.000 per dag. Dat zaken als deze relatief complex kunnen zijn en hoge kosten kunnen meebrengen, blijkt uit de proceskostenveroordeling: Infineon moet NXP een bedrag van ruim €207.000 aan advocatenkosten vergoeden. U leest het goed. Oftewel: een dure slogan.

Natuurlijk is een en ander casuïstisch maar de uitspraak geeft wel goed inzicht in het feit dat je niet zomaar een merknaam van een ander mag gebruiken bij het aanprijzen van je eigen product. Mocht u handel drijven in accessoires of onderdelen van merkproducten, dan is dit zeker iets om op te letten. 

Vragen over merkenrecht? Contact dan Sebastiaan van Wijk via vanwijk@dayonelegal.nl of Charissa Koster via koster@dayonelegal.nl