De rechtbank in Den Haag heeft onlangs een intrigerende merkenzaak behandeld waarin de iconische DeLorean – ja, de beroemde auto uit Back to the Future – een geheel andere rol speelde dan in de film.

Na het faillissement van de oorspronkelijke producent in de jaren ’80 beleefde de DeLorean een comeback in Texas, waar de DeLorean Motor Company (DMC) inmiddels vooral service en onderhoud verzorgt. Onderdeel daarvan is dat DMC inmiddels tal van merkregistraties bezit in Europa met betrekking tot DeLorean (de DMC-merken). In Nederland had DMC jarenlang een franchiseovereenkomst met DeLorean Europe, waardoor laatstgenoemde gebruik mocht maken van de DMC-merken. Toen die overeenkomst in 2016 werd beëindigd, besloot DeLorean Europe zelfstandig verder te gaan en registreerde zij het Beneluxmerk ‘DELOREAN EU’.

Pas in 2023 greep DMC in en eiste zij voor het eerst dat het gebruik van het merk ‘DELOREAN EU’ stopgezet werd. DeLorean Europe weigerde, wat leidde tot deze procedure. Hoewel de rechtbank zich niet kon buigen over de franchiseaspecten – vanwege een forumkeuze in de (beëindigde) franchiseovereenkomst was daarvoor de rechter in Texas bevoegd – nam zij wel kennis van de merkenrechtkwesties. DMC vond (samengevat) dat DeLorean Europe inbreuk maakte op haar DMC-merken en dat het door DeLorean Europe aangevraagde merk nietig moest worden verklaard.

DeLorean Europe heeft zich in deze kwestie op verschillende verweren beroepen. Het eerste verweer was dat het gebruik van de DMC-merken in feite was gedoogd door DMC, doordat zij na het eindigen van de franchiseovereenkomst in 2016 pas in 2023 voor het eerst aan DeLorean Europe vroeg het gebruik te stoppen en daardoor haar rechten had verwerkt. De rechtbank benadrukt echter dat rechtsverwerking wegens bewust gedogen pas kan worden aangenomen als de houder van het oudere merk daadwerkelijk kennis heeft van het gebruik van het jongere merk en dit vervolgens vijf jaar lang accepteert zonder op te treden. De bewijslast voor die wetenschap ligt bij DeLorean Europe. Het bedrijf slaagde niet in dit bewijs. Dat DMC op de hoogte had kunnen zijn van het bestaan van het merk (bijvoorbeeld door het merkenregister te raadplegen), is niet voldoende. Het beroep op rechtsverwerking vanwege bewust gedogen werd daarom afgewezen.

De rechtbank moest zich dus daarna buigen over de gestelde merkinbreuk. DMC beroept zich op verschillende merkregistraties, waaronder het Benelux-woordmerk ‘DELOREAN’ en enkele Uniemerken. De rechtbank komt daarbij tot de (nogal) logische conclusie dat de tekens die DeLorean Europe gebruikt (waaronder DeLorean EU) grote gelijkenis vertoont met de oudere DMC-merken, zowel visueel als fonetisch. Daardoor kan verwarring bij het publiek ontstaan. Het jongere merk wordt daarom op grond van artikel 2.2ter lid 2 BVIE nietig verklaard. Via eenzelfde redenering komt de rechtbank vervolgens tot de (eveneens) logische conclusie dat het gebruik van ‘DELOREAN EU’ inbreuk oplevert op de DMC-merken.

DeLorean Europe voerde ook nog aan dat haar gebruik van de DMC-merken bedoeld was als referentie. Mensen moeten immers kunnen weten dat zij gespecialiseerd is in onderhoud en service voor DeLorean’s. De wet voorziet in een uitzondering voor het identificeren of verwijzen naar goederen en diensten van een merkhouder, maar in deze zaak oordeelt de rechtbank dat het gebruik van de DMC-merknaam door DeLorean Europe niet voldoet aan de eisen van eerlijk gebruik. Er is volgens de rechtbank geen sprake  van een duidelijke disclaimer of aanvullende aanduiding, zoals ‘gespecialiseerd in’ of ‘onderhoud van’. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat DeLorean Europe onderdeel was van het officiële DMC-netwerk. Dit overtrof de grenzen van refererend merkgebruik en onderstreepte dat de belangen van de merkhouder zwaarder wogen.

Tot slot komt de rechter tot de conclusie dat DeLorean Europe met zijn handelsnamen en domeinnamen eveneens inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van DMC. De gebruikte handelsnaam ‘DeLorean Motor Company Europe’ en de domeinnaam waarin ‘DeLorean’ voorkomt, wekken volgens de rechtbank verwarring bij het publiek. De situatie wordt verergerd doordat DeLorean Europe foto’s van DMC gebruikt op zijn website, wat een inbreuk op het auteursrecht oplevert.

Slotsom is dan ook dat de rechtbank DeLorean Europe gebiedt het gebruik van de DMC-merken, het merk ‘DeLorean’ en de auteursrechtelijk beschermde foto’s te staken. Verder moet het bedrijf zijn handelsnaam en statutaire naam wijzigen en een rectificatie plaatsen waarin duidelijk wordt gemaakt dat er geen banden meer zijn met DMC. Dat is blijkens de nieuwe website van DeLorean Europe inmiddels ook al gedaan.

Vragen over deze zaak of over het merkenrecht in het algemeen? Neem dan contact op via pouw@dayonelegal.nl of vanwijk@dayonelegal.nl.