Een opvallende zaak in merkenland. Een Nederlander verkocht via zijn website zelf in elkaar gezette LEGO-treinen en accessoires. Dit deed hij met behulp van onderdelen die LEGO zelf verkocht. LEGO was daar kennelijk niet zo blij mee en startte vervolgens een inbreukprocedure. En daarin krijgt zij nu gelijk van de voorzieningenrechter in Den Haag die recent dit vonnis wees.

Achtergrond
Eerst kort de achtergrond. Iedereen is bekend met de LEGO blokjes, de kleurrijke plastic bouwstenen die eenvoudig kunnen worden samengevoegd om allerlei constructies te creëren. Waar velen echter zullen denken aan speelgoed voor kinderen, is LEGO ook onwijs populair bij de ‘wat ouderen’ onder ons: de zogeheten ‘Adult Fan of LEGO’ (AFOL). Deze wereldwijde gemeenschap van enthousiastelingen houdt zich bezig met het delen van LEGO-ervaringen, het bouwen van complexe constructies waarvan de resultaten via sociale media worden gedeeld, en het ontwerpen van nieuwe constructies die te koop worden aangeboden (zo staat letterlijk vermeld in het vonnis).

HA Bricks uit Groningen is de eenmanszaak van een van de AFOL’s. Via zijn website verkocht deze man door hemzelf gecreëerde LEGO treinen en accessoires in alle vormen en maten. De prijs daarvoor varieerde van enkele euro’s voor losse blokjes of poppetjes tot bijna duizend euro voor een complete trein (die je overigens na ontvangst volgens goed gebruik zélf in elkaar moet zetten). Daarbij werd ook gebruikgemaakt van eigen ontworpen bestickering en gemodificeerde blokjes, bijvoorbeeld met aangebrachte ijzeren kogellagers om de as van de wielen beter te laten rijden.

Het concept 'uitputting' in het merkenrecht

LEGO heeft hier op enig moment lucht van gekregen en vond dat HA Bricks inbreuk maakte op haar intellectuele eigendomsrechten. LEGO is in dat kader sowieso een redelijk beruchte partij, nu zij door de jaren heen op allerlei manieren geprobeerd heeft haar IE te beschermen. Zo werd bijvoorbeeld (niet succesvol) getracht om het LEGO blokje zelf als vormmerk beschermd te krijgen, wat zou hebben betekend dat niemand anders een soortgelijk blokje op de markt had mogen brengen. Wel had LEGO succes met het registeren van het vormmerk op het LEGO poppetje, de zogeheten ‘minifigures’. Ook HA Bricks moest hier dus aan geloven en moest zich verweren tegen de vordering tot merkinbreuk. 

Dat HA Bricks handelde in originele LEGO producten stond in deze zaak wel vast. Maar, niet iedere verdere verhandeling van een merkproduct kan zomaar worden verboden. Hoewel merkhouders het alleenrecht hebben om hun producten in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt te brengen en kunnen optreden tegen namaak, geldt het principe van uitputting zodra een merkproduct eenmaal door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER is verhandeld. Bij uitputting kan een merkenhouder zich niet verzetten tegen verdere verhandeling van zijn producten. De gedachte hierachter is dat er anders door bijvoorbeeld wederverkopers of tweedehands verkopen iedere keer toestemming aan de merkhouder zou moeten worden gevraagd voor verdere verkoop. Dat is uiteraard niet de bedoeling, dus is het concept van uitputting in het leven geroepen in onder meer artikel 15 van de Uniemerkenverordening.

HA Bricks beriep zich in deze zaak ook op uitputting en stelde dat zij enkel handelde in (uiteindelijke) producten die door LEGO zelf op de markt waren gebracht, namelijk creaties die met de legale LEGO blokjes waren gemaakt.

Daar ontspoort het argument van HA Bricks echter. De uitzondering op de rechten van de merkhouder, kent ook zelf weer een uitzondering in art. 15 lid 2 van de Uniemerkenverordening. Uitputting is niet van toepassing op het moment dat de merkhouder gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen verdere verhandeling, met name in het geval dat de toestand van producten nadat ze op de markt zijn gebracht worden gewijzigd of verslechterd.

De beoordeling

De voorzieningenrechter oordeelt dat de aangebrachte wijzigingen, vanwege hun duurzame aard en omvang, afbreuk doen aan de kwaliteitsgarantiefunctie van de LEGO-merken. LEGO kan de kwaliteit van deze wijzigingen, die hier door HA Bricks zijn aangebracht, niet controleren, waardoor de consument de gewijzigde elementen kan associëren met de LEGO-groep terwijl de kwaliteit mogelijk is aangetast.

Daarbij weegt de voorzieningenrechter mee dat LEGO gemotiveerd heeft aangevoerd dat de kwaliteit van het plastic van de door HA Bricks aangeboden LEGO-bouwstenen met metalen kogellagers is verminderd, wat zichtbaar is door stress whitening. Ondanks de bewering van HA Bricks dat deze stenen functioneel gelijkwaardig zijn aan ongewijzigde stenen, kunnen consumenten de beschadigingen opmerken en deze als mindere kwaliteit beschouwen, aldus de voorzieningenrechter. Bovendien is er lood gedetecteerd in de metalen kogellagers, wat problematisch is gezien de hoge veiligheidsnormen voor kinderspeelgoed. Ten aanzien van de bedrukking heeft LEGO benadrukt dat er geen kennis is van de gebruikte techniek en materialen, wat onzekerheden oproept over de kwaliteit en veiligheid van de bedrukte bouwstenen en minifiguren. Daarbij komt dat het bedrukken van LEGO-bouwstenen ook kan leiden tot aantasting van de herkomstfunctie van de LEGO-merken, met name in gevallen waarin het merk/de naam van een niet aan LEGO gelieerde partij wordt gebruikt (het voorbeeld in het vonnis is een bedrukking in de kleuren van de NS). Ook voor de bedrukking stelt de voorzieningenrechter dus vast dat LEGO een gegronde reden heeft om zich tegen verdere verhandeling te verzetten.

Ook door HA Bricks gebruikte disclaimers op de website en verpakking, waarin wordt aangegeven dat zijn producten bestaan uit opnieuw verpakte en/of gewijzigde LEGO-bouwstenen en dat de LEGO-groep deze producten niet sponsort, autoriseert of onderschrijft, zijn onvoldoende om de aantasting van de functies van de LEGO-merken te voorkomen. Ten eerste zijn deze disclaimers niet specifiek genoeg om consumenten duidelijk te maken welke elementen zijn gewijzigd en wat die wijzigingen inhouden. Ten tweede zijn deze disclaimers ongeschikt om verwarring na de verkoop te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer een consument op een beurs of online geconfronteerd wordt met de in elkaar gezette producten.

HA Bricks moet stoppen met de verkoop

De rechter legt een verbod op op het verhandelen van (in elk geval een deel van) de door HA Bricks aangeboden producten. Uit het vonnis is niet af te leiden of dit nu geldt voor alle aangeboden treinen of enkel voor de treinen die bedrukt zijn en/of gebruikmaken van de kogellager. Feit is wel dat de volledige website van HA Bricks gelijk na het vonnis offline is gehaald. 

Uiteindelijk lijkt het erop dat HA Bricks  net te veel aan de LEGO-blokjes gewijzigd heeft om er mee weg te komen. Het vonnis was mogelijk anders uitgevallen op het moment dat er bijvoorbeeld niet zelf bestickering zou zijn aangebracht of dat de blokjes met metalen kogellagers geen LEGO-blokjes hadden betroffen.

Heeft u vragen over het doorverkopen van merkproducten of over hoe u juist uw eigen producten kunt beschermen? Neem dan contact op met onze advocaten merkenrecht Sebastiaan van Wijk (vanwijk@dayonelegal.nl) of Teun Pouw (pouw@dayonelegal.nl).